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律师说法

时间:2022-07-31 22:57:43

人民法院可依法受理特定情形下的商标权冲突纠纷并作出裁判


最高人民法院知识产权案件年度报告(2020)摘要二.商标案件审判(一)商标民事案件审判36.历史形成的外文商标与近似中文商标共存的认定。当事人:再审申请人北方国际集团天津同鑫进出口有限公司与被申请人天津市鹦鹉乐器有限公司、一审被告天津市森德乐器有限公司,案由:侵害商标权及不正当竞争纠纷案,案号:2020)最高法民再25号

最高人民法院指出,商标法施行前限定使用在出口商品上的外文商标,由于商标法实施后取消了使用范围限制,从而形成与近似中文注册商标共存的事实。两商标的权利人应当以其核定使用的商品和商标标志为限,享有各自独立的专用权。

同时,最高人民法院指出,在后注册商标的权利人起诉在先注册商标的权利人侵害其商标权的,不属于《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定的应当由原告向有关行政主管机关申请解决的情形,人民法院应当依法受理并作出裁判。

再审法院最高人民法院认定:

本案再审期间,北方同鑫公司补充提交了(2019)京国信内经证字第09073号公证书,用以证明鹦鹉公司一直不法侵害其合法商标权益,且意图突破其享有的商标专用权边界,不法侵占北方同鑫公司的商标权益。本院经审查认为,北方同鑫公司提交的上述公证书不能证明鹦鹉公司实施了相关行为,与本案事实认定缺乏关联性,因此,对该公证书本院不予采纳。

最高人民法院认为,……。北方同鑫公司与森德公司签订的《商标使用许可合同》,约定的商标许可使用期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止,该期限持续到2019年修正的商标法和反不正当竞争法施行日期之后,因此,本案应当适用2019年修正的商标法和反不正当竞争法。

商标法的相应规定:

商标法第三条第一款规定:“经商标局核准注册的商标为注册商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标;商标注册人享有商标专用权,受法律保护。”

第四十二条第四款规定:“转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。”

第四十三条规定:“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。许可他人使用其注册商标的,许可人应当将其商标使用许可报商标局备案,由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”

法院认定:本案的处理需要充分考虑案件事实及其历史背景,全面而审慎地决定是否应当支持鹦鹉公司的诉讼请求。

一、法院是否应当受理鹦鹉公司提起的本案诉讼

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定:“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。”

该司法解释规定的应由原告向有关行政主管机关申请解决的,是“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的”情形。本案中,鹦鹉公司提起本案诉讼所依据的是1979年10月31日注册的第119207号“鹦鹉YINGWU”商标,而北方同鑫公司许可森德公司使用的是1962年1月22日注册的第40540号“鹦鹉PARROT”商标,即鹦鹉公司提起本案诉讼所依据的注册商标并非上述司法解释所规定的“在先的注册商标”。因此,本案不属于应当依照法律规定由其他机关处理的争议,人民法院应当依法受理并作出裁判。

二、如何确定涉案两注册商标的专用权范围

商标法第五十六条规定:“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”从现有在案证据看,第40540号“鹦鹉PARROT”商标于1962年1月22日注册,核定使用在国际分类第15类“西乐器、口琴、校音器、琴盒、乐谱架、电子琴”商品上,经续展,专用期限至2023年2月28日;第119207号“鹦鹉YINGWU”商标于1979年10月31日注册,核定使用在国际分类第15类“手风琴、提琴”商品上,经续展,专用期限至2023年2月28日。但是,在本案诉讼中,鹦鹉公司主张第40540号“鹦鹉PARROT”商标注册时明确其使用区域为国外而不包括国内,是出口商品专用的注册商标,并据此认为北方同鑫公司和森德公司的被诉行为构成商标侵权和不正当竞争行为,因此,有必要对第40540号“鹦鹉PARROT”商标的专用权范围作出更加详细的认定。

40540号“鹦鹉PARROT”商标的商标标志由繁体中文“鹦鹉”、外文“PARROT”和图形组合而成,于1962年1月22日注册。当时,商标法尚未颁行,商标注册依据的是1950年7月28日中华人民共和国政务院第四十三次政务会议批准并于1950年8月28日公布施行的《商标注册暂行条例》。根据该暂行条例第四条第四项的规定,使用外国文字的商标不得申请注册,但运销国外或由外国进口的商品不在此限。

1960年4月29日经中华人民共和国国务院全体会议第一百次会议通过并经1963年3月30日第二届全国人民代表大会常务委员会第九十一次会议批准、由中华人民共和国国务院于1963年4月10日公布施行的《商标管理条例》第五条第二款规定:“商标不得使用外国文字,但是出口商品的商标可以附注外国文字。”该条例第十四条规定:“本条例从公布之日起施行。1950年8月28日政务院公布的商标注册暂行条例同时废止。”可见,《商标注册暂行条例》虽被废止,但在《商标管理条例》施行期间,亦只有出口商品的商标可以使用外国文字。

但是,1982年8月23日第五届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的商标法于1983年3月1日起施行,该法第四十三条第一款规定:“本法自1983年3月1日起施行。1963年4月10日国务院公布的《商标管理条例》同时废止;其他有关商标管理的规定,凡与本法抵触的,同时失效。”从商标法的具体内容看,该法不仅取消了商标原则上不得使用外国文字的规定,而且其第四十三条第二款规定:“本法施行以前已经注册的商标继续有效。”此后,1993年、2001年、2013年和2019年修改的商标法均遵循了1982年商标法的上述做法。

回顾从《商标注册暂行条例》到《商标管理条例》再到商标法对商标能否使用外国文字的规定演变历程看,我国的商标法律法规对包含外国文字的商标的申请注册,经历了一个从附加限制条件到该限制条件被完全取消的历史过程。在商标法施行前,包含外国文字的注册商标只能使用在出口商品上而不能使用在内销商品上,这也是其当时能够获准注册的客观历史条件。这种对注册商标使用范围的限制,无疑是包含外国文字的注册商标的注册人所负担的一种法律义务。通常而言,民事权利的受让人因转让而获得的权利的范围不能大于原权利人所享有的权利范围。因此,在注册时已经受到限制的商标专用权,不应因商标转让行为的发生而扩大。也就是说,在商标法施行前,包含外国文字的注册商标的受让人,也只能在出口商品上使用该注册商标。但是,由于商标法取消了包含外国文字的注册商标只能用于出口商品的限制性规定,此类商标的注册人和受让人权利受到限制的状况,因商标法的颁布施行而发生改变。

《中华人民共和国立法法》第九十三条规定:“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往,但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”商标法取消了包含外国文字的注册商标仅能用于出口商品的限制性规定,显然消除了此类商标注册人相应的义务负担,扩大了其权利行使的范围,属于能够更好地保护此类商标注册人的权利和利益的规定。虽然在就相关权利和利益作出判断时,不应仅考虑可能受益的民事主体的单方情形,而且还应当综合考虑法律溯及既往的适用,是否会损害其他民事主体的合法权益,但是,对于使用外国文字的注册商标而言,即使存在与其近似的、原本使用在内销商品上的其他注册商标,但由于上述两类商标在文字构成、呼叫、视觉效果等商标标志构成要素方面存在差异,不属于相同商标,且注册商标专用权在近似商标上的保护范围应当顾及不同时期法律法规演进变迁的历史因素,尤其是在出口商品上的商标注册在先、内销商品上的商标注册在后的这一特定情形下,应当认定对使用外国文字的商标使用范围的扩展,不会损害与其近似的内销商品商标注册人的合法权益。因此综合以上因素,对于在商标法施行时仍然有效的注册商标而言,由于商标法取消了包含外国文字的注册商标使用范围的限制,商标法施行前核准注册的包含外国文字的注册商标,其使用范围即应自商标法施行之日起扩展至全部核定使用商品,无论该商品是用于出口还是内销。

1950年8月28日起施行的《商标注册暂行条例》第十八条规定:“商标从注册之日起,注册人即取得专用权,专用权的期限为二十年,期满得申请继续专用。”1963年4月10日起施行的《商标管理条例》第十条规定:“注册商标的使用期限自核准之日起至企业申请撤销时止。”因此,就本案而言,1962年1月22日注册的第40540号“鹦鹉PARROT”商标在未被注册人申请撤销的情况下,在1983年3月1日商标法施行时仍为有效的注册商标。在商标法施行前,该商标只能用于出口商品,但在商标法施行后,该商标的使用范围即不应再局限于出口商品,在内销的核定商品上亦可以合法使用。

虽然原国家工商行政管理局在商标法施行后的1990年曾发布《国家工商行政管理局关于解决工贸双方注册同一商标的意见》和《国家工商行政管理局关于重申工贸双方注册同一商标使用原则的通知》,强调“外贸企业拥有出口商品商标专用权,只能用于安排出口货源、经销出口商品时使用,不得用于内销商品生产和销售,也不得擅自许可他人在内销商品上使用……外贸企业需要将出口商品转内销,或工业企业需要将内销商品转外销时,双方必须签订商标使用许可合同。若一方未经对方许可,超越自己商标专用权范围使用商标的,属于侵犯对方商标专用权行为”,但是,上述两个文件均已于2004年6月30日废止,不应依据上述文件对本案作出处理;而且,一方面,参照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(三)》第一条的规定,在使用于出口商品的商标包含外国文字而使用于内销商品的商标不包含外国文字的情况下,由于两类商标在商标标志构成要素、呼叫、视觉效果等方面均存在区别,不属于“相同的商标”,当然也不构成上述规范性文件中所称的“同一商标”,因此,此类情形不属于上述两个规范性文件曾经调整的情形;另一方面,即使考虑上述两个文件,也应当按照上述两个文件确定的“一九六六年十一月以前注册的商标,依据当时的商标法规,谁注册在先,该商标归谁所有,注册在后一方,不再享有该商标所有权”的原则,处理相关商标的权利归属问题。本案中,第40540号“鹦鹉PARROT”商标于1962年1月22日注册,即使考虑两个已经废止的文件,显然也属于应当由在先注册人所有的情形。鹦鹉公司所主张的上述两个文件,并不能对本案的处理结果产生影响。

此外,鹦鹉公司还主张“鹦鹉PARROT”商标和“鹦鹉YINGWU”商标的原注册人曾就两商标的使用问题达成协议,约定了两商标各自的使用范围,北方同鑫公司受让“鹦鹉PARROT”商标后,其商标使用范围仍然应当限于出口商品。但是,根据两商标原注册人签订的协议和《商标使用许可合同》,天津文教体育用品进出口公司许可天津市乐器厂在手风琴商品上使用“鹦鹉PARROT”商标的期限自2001年1月1日起至2003年2月28日止。2003年2月28日和8月20日,天津文教体育用品进出口有限公司已两次通知天津乐器厂终止商标使用许可合同,天津市乐器厂未经许可不得再使用“鹦鹉PARROT”商标,且双方还曾因商标使用问题产生纠纷诉至法院。因此,即使考虑两商标原注册人曾经达成协议并签订《商标使用许可合同》的事实,也无法得出2004年9月14日受让“鹦鹉PARROT”商标的北方同鑫公司在行使注册商标专用权时,要受到商品销售地域范围限制的结论。鹦鹉公司的该项诉讼主张难以成立,本院对此不予支持。

综上,在“鹦鹉PARROT”商标和“鹦鹉YINGWU”商标在商标标志构成要素、呼叫、视觉效果等方面均存在区别而非“相同的商标”或“同一商标”的情况下,其各自的专用权范围仍然应当适用商标法的规定加以认定。作为有效的注册商标,两商标均在其各自核定使用的商品上享有专用权,而不应区分其所使用的商品是否用于出口或者内销。一审、二审法院将“鹦鹉PARROT”商标的专用权范围限缩于出口商品上,缺乏法律依据,属于适用法律错误,本院对此予以纠正。

三、鹦鹉公司在本案中的诉讼请求是否成立

本案中,一审、二审判决均认为北方同鑫公司和森德公司的行为属于商标法第五十七条第七项和反不正当竞争法第六条第四项规定的商标侵权行为和反不正当竞争行为。商标法第五十七条第七项规定,“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为,属于侵犯注册商标专用权的行为。反不正当竞争法第六条第四项规定,经营者不得实施“其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为”。但是,由于北方同鑫公司享有专用权的第40540号“鹦鹉PARROT”商标的注册时间远早于鹦鹉公司主张权利的第119207号“鹦鹉YINGWU”商标的注册时间,北方同鑫公司许可森德公司使用的是其享有专用权的在先注册商标,因此,鹦鹉公司基于在后申请注册的商标,请求认定北方同鑫公司和森德公司的行为侵害其商标权,明显有违知识产权领域保护在先合法权利的基本原则。

虽然在商标法施行前,“鹦鹉PARROT”商标和“鹦鹉YINGWU”商标分别使用于出口和内销商品上,只是在商标法施行后,“鹦鹉PARROT”商标才可以在内销的核定商品上使用,即仅就内销的手风琴商品而言,“鹦鹉YINGWU”商标才是在先的注册商标,但是,这种以出口和内销商品为标准,划分注册商标专用权范围的结果,并非是由商标注册人的原因造成的,也与商标法仅以商品和服务类别为依据审查商标注册申请的基本规定相冲突,因此,在相关法律障碍消除、商标注册人的商标专用权回复至圆满状态的情况下,再坚持对两个同时有效的注册商标人为地做出口与内销领域的划分,要求一方商标注册人继续承受已经缺乏法律依据的限制性条件,显然不符合“民事主体在民事活动中的法律地位一律平等”的法律要求,也与商标法促进社会主义市场经济发展的立法宗旨不符。因此,鹦鹉公司在本案中的诉讼请求不能成立,本院不予支持。

来源:

最高人民法院知识产权案件年度报告(2020)摘要二.商标案件审判(一)商标民事案件审判36.历史形成的外文商标与近似中文商标共存的认定

裁判文书网:2020)最高法民再25号

 

 

 

 

 


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