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律师说法

时间:2022-06-10 17:00:44

对一案双报案裁决的不同意见

本公众号曾对于发明专利申请被驳回后就同一技术方案同日申请的实用新型专利权的侵权救济的文章发表过。

最高人民法院知识产权案件年度报告(2020)摘要中,有个案件:.专利案件审判-(一)专利民事案件审判-15.发明专利申请被驳回后就同一技术方案同日申请的实用新型专利权的侵权救济当事人为安徽某公司与孙某某,案由为侵害实用新型专利权纠纷案,案号为(2020)最高法知民终699号民事判决书。本案的涉案专利为:“绿化箱”实用新型专利(专利号ZL20092024XXXX.4)。

最高人民法院指出,当事人就同一技术方案同日申请发明专利和实用新型专利,发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定,当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害救济的,人民法院不予支持。

当初,本判决书未在裁判文书网上查询到,本公众号就没有对该判决发表有针对性的文章。2021年7月23 日,最高人民法院知识产权法庭网站上,刊出了该案号为(2020)最高法知民终699号的民事判决书。

裁判要点:

法律问题请求保护技术方案的权利基础。

裁判观点

在侵害实用新型专利权诉讼中,专利权人据以指控侵权的实用新型专利如果明显或者有极大可能属于不应获得实用新型专利授权保护的技术方案,则其也不属于专利法保护的“合法权益”,依法对其不予保护

从判决书可以看出,二审对于焦点问题的归纳,及对于焦点问题的陈述如下

争议焦点为:

一、孙某某要求安徽某公司承担民事责任是否具备权利基础;

二、安徽某公司是否构成侵权;

三、如安徽某公司构成侵权,应如何承担民事责任。
  一、关于孙某某要求安徽某公司承担民事责任是否具备权利基础
  《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定:“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”专利权依法受到法律保护,专利权合法有效且权利相对稳定是其依法获得保护的前提。专利权人有权实施其专利并依法禁止他人未经许可实施其专利技术,从而给发明创造提供必要的激励。但是,对于明显或者有极大可能不符合专利法规定的授权确权条件的技术方案,且被诉侵权人也明确据此抗辩被诉行为不构成侵权或其不应承担侵权责任的,如果仍然支持其禁止他人实施,则显失公平且亦有悖专利法的立法目的。
  对于同一申请人同日分别申请发明和实用新型专利权的同一技术方案而言,由于实用新型专利申请可以不经实质审查就授予专利权,而发明专利申请必须经过实质审查才可能授予专利权,故实践中可能出现的现象是,同一技术方案在发明专利申请审查过程中可能被认定为不符合授权条件而被驳回或修改,但在实用新型专利权申请过程中却获得了授权。在这种情形,发明专利申请的审查结论是否影响到实用新型专利权的保护,应根据具体情况做具体分析。一般说来,如果申请人认可相同技术方案的发明专利申请审查结论,或者相同技术方案的发明专利申请未采用对比文件以及因缺乏新颖性被驳回的,通常可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据,并可能对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。但是,如果相同技术方案的发明专利申请是被认定不具备创造性而驳回的,则应适当考虑发明专利和实用新型专利创造性要求的不同并做出不同处理。通常来说,如果相同技术方案的发明专利申请被认定不具备创造性时并未明显超越实用新型专利授权条件的审查标准,例如在技术领域、对比文件数量上并未与实用新型专利授权条件的审查标准明显不同,则发明专利申请的授权结论可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据,亦可能对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。
  本案中,孙某某同日向国家知识产权局提交权利要求内容完全相同的实用新型专利和发明专利申请,国家知识产权局经实质审查认为该发明专利申请原申请文件记载的权利要求1、4-7不具备新颖性,权利要求2-3不具备创造性,并向孙某某发出第一次审查意见通知书。孙某某在收到第一次审查意见通知书后将原权利要求1-4合并为新的权利要求1,但是修改后的权利要求1-4依然被国家知识产权局驳回决定认定为不具备创造性。换言之,国家知识产权局原审查部门已认定该发明专利申请原申请文件记载的权利要求2、3不具备创造性,权利要求1、4、5不具备新颖性,且孙某某在收到第一次审查意见通知书后将原权利要求1-4合并为新的权利要求,可见孙某某也认可第一次审查意见中关于原权利要求1-4不具备新颖性或创造性的认定。虽然发明和实用新型专利的创造性要求存在差异,但这种差异主要体现在现有技术的技术领域及对比文件的数量上,而本案孙某某就涉案实用新型专利技术方案同日提交的发明专利申请的权利要求2、3被第一次审查意见通知书认定为不具备创造性时,仅使用了一份对比文件即对比文件2,且该对比文件2与本案实用新型专利的技术领域相同,同时该对比文件2也是认定上述发明专利权利要求1不具备新颖性的同一份对比文件,因此本案不存在因发明和实用新型专利创造性要求的不同导致不能授予发明专利权保护的技术方案可能被授权实用新型专利权保护的情形。此外,国家知识产权局出具的评价报告也证明了涉案实用新型专利权效力不稳定。
  在侵害实用新型专利权诉讼中,专利权人据以指控侵权的实用新型专利如果明显或者有极大可能属于不应获得实用新型专利授权保护的技术方案,则其也不属于专利法保护的“合法权益”,本院依法对其不予保护。本案综合考虑上述情形,本院认定涉案实用新型专利全部权利要求明显或者具有极大可能不具备新颖性或创造性,并考虑到涉案实用新型专利目前已过有效保护期的因素,涉案实用新型专利不属于专利法保护的“合法权益”。因此,涉案实用新型专利权利要求1-5不能作为孙某某请求保护的权利基础,其依据涉案实用新型专利权利要求1-5提出的诉讼请求,应当全部驳回。在此基础上,本院对安徽某公司的上诉请求予以支持,并驳回孙某某的全部诉讼请求。
  二、关于其他争议焦点
  鉴于涉案实用新型专利权利要求1-5不能作为孙某某请求保护的权利基础,孙某某的诉讼请求缺乏权利依据,安徽某公司不构成侵权,故本院对本案其他争议焦点不再评述。
    

从论述情况来看,最高院主要论述要求承担民事责任是否具有权利基础的焦点问题。且看律师对于二审法院的焦点问题的论述的看法与不同的意见吧。从二审判决的论述过程来看,二审法院从法律规定,再到对一案双报的观点,再提出对本案的具体案情的剖析,从而确定了对本案处理的观点。在确定观点的情况下,依法作出裁判观点。

 

《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定:“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”

(律师注:该规定表明,经授权的实用新型专利,具有禁止他人实施该专利的权利,除本法另有规定的除外。)

 

对于明显或者有极大可能不符合专利法规定的授权确权条件的技术方案,且被诉侵权人也明确据此抗辩被诉行为不构成侵权或其不应承担侵权责任的,如果仍然支持其禁止他人实施,则显失公平且亦有悖专利法的立法目的。

(律师注:最高法从反面来认定:如果明显或者有极大可能不符合专利法规定的授权确权条件的技术方案,且被诉侵权人也明确据此抗辩,如果仍按专利法第十一条第一款的规定禁止他人实施的,显失公平且亦有悖于立法目的)

(律师反注:专利法规定了除本法另有规定的除外,但最高对此的论述并没有专利法第十一条第一款规定的专利法另有规定的法律规定,是从反面来论述如果明显或者有极大可能不符合专利法授权确权条件的,仍禁止他人实施的,显失公平且亦有悖于立法目的。显然这个论述,并不系专利法所规定的除外规定,只是推测。且其前提:明显或者有极大可能,充其量,这是推测,并非是确定的事实,也非经法定程序确定的事实。)
 

 同一技术方案在发明专利申请审查过程中可能被认定为不符合授权条件而被驳回或修改,但在实用新型专利权申请过程中却获得了授权。

(律师注:这说明发明专利与实用新型的授权规则,完全不同,其均需要通过自己的法定的程序,通过法律规定的程序,予以确定。同一技术方案的发明与实用新型的申请,在实务上,是否授权的后果可能截然相反。)

 

发明专利的新颖性被驳回,如何看待实用新型专利申请的授权条件】一般说来,如果:

1、申请人认可相同技术方案的发明专利申请审查结论,

2、或者相同技术方案的发明专利申请未采用对比文件

3、以及因缺乏新颖性被驳回的,

通常可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据,

并可能对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。

(律师注:最高院认定:1、申请人认可相同技术方案的发明专利申请审查结论,2、或者相同技术方案的发明专利申请未采用对比文件,3、以及因缺乏新颖性被驳回的这三种情形,通常可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据,并可能对该实用新型是否获得民事保护产生实质影响。上述三种情况,二审法院确定为相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据。但在实务上,虽然,对于相同技术方案的发明申请被驳回,其前提是通过法定程序最终确定的。但相同技术方案的实用新型专利能否授权,应当依次由行政程序予以确定,其结果具有不确定性。在本案中,二审法院通过说理,得出自己的结论,进而把该结论作为证据,认定对该实用新型专利不予保护。)

 

【发明专利不具备创造性而驳回,实用新型授权的处理】如果相同技术方案的发明专利申请是被认定不具备创造性而驳回的,则应适当考虑发明专利和实用新型专利创造性要求的不同并做出不同处理。

如果相同技术方案的发明专利申请被认定不具备创造性时并未明显超越实用新型专利授权条件的审查标准,

例如1、在技术领域、2、对比文件数量上并未与实用新型专利授权条件的审查标准明显不同,

则发明专利申请的授权结论可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据,

亦可能对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。

(律师注:如果发明专利申请被认定不具备创造性而驳回的,则应适当考虑发明、实用新型创造性要求的不同并做出不同处理。如果发明申请被认定不具备创造性时并未明显超越实用新型授权条件的审查标准,如在技术领域、对比文件数量上并未与实用新型专利授权条件的审查标准明显不同,则发明的授权结论可以作为判断实用新型是否符合授权条件的依据,并由此作为该实用新型是否应当予以保护的依据。

这一论述的前提为:发明申请认定不具创造性而被驳回,未明显超越实用新型专利授权条件的审查标准。发明申请认定不具创造性而被驳回,这个应当在另案行政程序中处理的,没有在本案处理,但该处理结论在本案侵害实用新型专利权纠纷案件中作为证据使用。由此可见,实用新型是否应当被授权,也应当在另案处理,而非在侵害实用新型专利权纠纷民事诉讼中,由二审法院在案件审理中推测而得出结论,不属于专利法保护的“合法权益”,依法对其不予保护
  

1、国家知识产权局原审查部门已认定该发明专利申请原申请文件记载的权利要求2、3不具备创造性,权利要求1、4、5不具备新颖性,且孙某某在收到第一次审查意见通知书后将原权利要求1-4合并为新的权利要求,可见孙某某也认可第一次审查意见中关于原权利要求1-4不具备新颖性或创造性的认定。

(律师注:二审法院认定,孙某某也认可第一次审查意见中关于原权利要求1-4不具备新颖性或创造性的认定。这个认定仅仅适用于发明专利申请中,未经法定程序,不适用于实用新型专利申请中。实际上,实用新型专利申请并没有经过任何确权的法律程序。)

 

2、虽然发明和实用新型专利的创造性要求存在差异,但这种差异主要体现在现有技术的技术领域及对比文件的数量上,而本案孙某某就涉案实用新型专利技术方案同日提交的发明专利申请的权利要求2、3被第一次审查意见通知书认定为不具备创造性时,仅使用了一份对比文件即对比文件2,且该对比文件2与本案实用新型专利的技术领域相同,同时该对比文件2也是认定上述发明专利权利要求1不具备新颖性的同一份对比文件,

(律师注:该份对比文件2,系孙某某就涉案实用新型专利技术方案同日提交的发明专利申请的权利要求2、3被第一次审查意见通知书认定为不具备创造性时提交的。二审法院认定,该对比文件2,与本案实用新型专利的技术领域相同,该文件也是发明专利权利要求1不具备新颖性的同一份对比文件。由此可见,这份对比文件2用于该发明专利申请不具备创造性、新颖性所提交的一份对比文件,不能作为该实用新型专利不具备创造性、新颖性的依据。)

 

因此本案不存在因发明和实用新型专利创造性要求的不同导致不能授予发明专利权保护的技术方案可能被授权实用新型专利权保护的情形。

(律师注:二审法院从对比文件2认定发明专利申请不具备创造性,也不具备新颖性但对于实用新型的专利申请,并不能认定该份对比文件就可认定该实用新型专利申请不具有创造性和新颖性。事实上,该实用新型的专利申请,未经确权的法定程序,也就无谓该实用新型专利申请不具有创造性、新颖性的结论。二审法院该认定的结论属于推测,不具有确定性,更不具有法律效力。)

 

国家知识产权局出具的评价报告也证明了涉案实用新型专利权效力不稳定。

(律师注:评价报告并不能证明该实用新型不能被授权的事实。能否被授权应当通过特定的确权法定程序,予以确定。)
  

专利权人据以指控侵权的实用新型专利如果明显或者有极大可能属于不应获得实用新型专利授权保护的技术方案,则其也不属于专利法保护的“合法权益”,本院依法对其不予保护。

(律师注:通过以上的论述,二审法院得出:实用新型专利明显或者有极大可能属于不应获得专利授权保护的技术方案的结论。明显,或者极大可能,这是反面来作大概率的推测,并不属确定的事实。从概率上来说,有百分之八、九十的大概率不能获得授权,但不是百分百的确定该实用新型专利申请不被授权。

这与证据上的高度盖然性不同的。实用新型能否被授权,可以通过法定的特定的程序予确定解决,而非猜测明显或者有极大可能不应获得授权保护的技术方案,这只是一种可能。这显然无法作为依据,判决确定其不属于专利法保护的“合法权益”,依法对其不予保护的判决结果。)

 

本院认定涉案实用新型专利全部权利要求明显或者具有极大可能不具备新颖性或创造性,并考虑到涉案实用新型专利目前已过有效保护期的因素,涉案实用新型专利不属于专利法保护的“合法权益”。因此,涉案实用新型专利权利要求1-5不能作为孙某某请求保护的权利基础,其依据涉案实用新型专利权利要求1-5提出的诉讼请求,应当全部驳回。

(律师注:二审法院得到结论:认定涉案的实用新型专利全部权利要求明显或者具有极大可能不具备新颖性或创造性。由此可见,这只是个明显或者极大可能不具备新颖性或创造性的实用新型专利申请这是从反来说,该实用新型不具备新颖性或创造性的可能性高。但其仍有不明显的或者极小可能的,通过法定行政确权程序,予以授权保护的技术方案的可能性哪怕只有百分之一的可能性,也不能放弃追逐的梦想。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裁判要点

 

2020)最高法知民终699号

案   由

侵害实用新型专利权纠纷

审判长:

审判员:


法官助理:

书记员:

裁判日期

2020年12月29日

涉案专利

“绿化箱”实用新型专利

(专利号ZL20092024XXXX.4)

侵权;等同。

上诉人(原审被告):安徽某公司

被上诉人(原审原告):孙某某

裁判结果

驳回上诉,维持原判。

涉案法条

《中华人民共和国专利法》第十一条第一款。

法律问题

请求保护技术方案的权利基础。

裁判观点

在侵害实用新型专利权诉讼中,专利权人据以指控侵权的实用新型专利如果明显或者有极大可能属于不应获得实用新型专利授权保护的技术方案,则其也不属于专利法保护的“合法权益”,依法对其不予保护。

注:本摘要并非裁判文书之组成部分,不具有法律效力。

 


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