潘兆忠律师:13867555959
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律师说法

时间:2022-04-08 22:20:05

    商标侵权构成要件

某两合公司与某南通公司、杭州某广告公司侵害商标权纠纷案,已由杭州市中级人民法院作出一审民事判决书,案号为(2018)浙01民初2953号。某南通公司不服一审判决,提起上诉。浙江省高级人民法院经审理,于2020年11月30日判决驳回上诉,维持原判。

现在我们对于该案一审的争议焦点予以研读。

本案争议焦点在于:一、某两合公司关于涉案商标侵权行为的指控是否成立;二、某两合公司关于涉案不正当竞争的指控是否成立;三、若侵权指控成立,某两合公司要求被告承担的侵权责任是否合理。本院将逐一述评。

一、关于商标侵权指控

某两合公司在诉讼过程中明确,在本案中指控某南通公司使用的被控侵权标识包括“MULTIVAC”“MULTEPAK”“莫迪派克”;使用形态包括在商品上使用、在宣传中使用、作为域名使用;所涉及的被控侵权商品包括包装机、真空泵等,其中真空泵上仅涉及“莫迪派克”标识。

《中华人民共和国商标法》第五十七条规定:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;……”一般而言,构成商标侵权需要具备如下四个要件:对被控侵权标识进行商标使用、所使用被控侵权标识与注册商标构成近似、使用被控侵权标识所区分的商品或服务类别与注册商标核定使用的商品或服务构成类似、该使用行为容易导致混淆。针对某两合公司的指控,本院根据上述要件逐一分述如下:

(一)关于某南通公司是否对被控侵权标识进行了商标性使用

《中华人民共和国商标法》第四十八条规定:“本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。”《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定:“下列行为属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:……(三)将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的。”

本案中,某南通公司在其网店和网站中明确标明商品品牌为“莫迪派克”,或在商品介绍页面中将“莫迪派克”字样置于产品型号描述前;在产品链接标题或详情介绍页面使用“MULTEPAK”标识,部分产品照片显示产品实物上贴附包含有“MULTEPAK”字样的标识。相关公众在看到上述页面或实物后显然会以所标注的“MULTEPAK”“莫迪派克”作为该商品的来源区分标记。各该使用行为属于商标法意义上的商标使用行为。某南通公司还直接将“MULTIVAC”字样使用在其网店所展示商品的链接标题中,亦具有来源区分意义,属于商标性使用。

(二)关于商品类别是否构成相同或类似

某两合公司在本案中所主张的第1041479号“MULTIVAC”注册商标和第14010193号“莫迪维克”注册商标核定使用商品中均包含第7类包装机商品,某南通公司所经营的包装机商品与此属同类商品。某南通公司所经营的真空泵商品,与某两合公司所主张第14010193号、第9601383号、第8439223号“莫迪维克”注册商标核定使用商品中的泵商品为同类商品。故被控侵权商品包装机、真空泵分别与涉案注册商标核定使用商品构成相同商品。

(三)关于标识是否构成相同或近似

被控侵权标识“莫迪派克”与涉案注册商标标识“莫迪维克”仅一字之差,二者在音、形上高度接近;被控侵权标识“MULTEPAK”与涉案注册商标标识“MULTIVAC”仅存在3个字母的差异,但因字母“E”与字母“I”,字母“K”与字母“C”在发音上的一致性,该两标识在发音上仍高度接近;二者在字形上亦不存在明显差异。因此,被控侵权标识与涉案相应注册商标标识构成近似。

(四)关于混淆可能性

在案证据表明,某两合公司的涉案注册商标经过长期宣传使用,已在中国境内取得较高知名度。在本案诉讼过程中,某两合公司与某南通公司均认可“MULTIVAC”为臆造词汇,本身无固有含义。作为“MULTIVAC”的音译,“莫迪维克”一词在中文中亦无固有含义。在此前提下,某两合公司仍选择使用与前述两商标高度近似的“MULTEPAK”“莫迪派克”作为商标,在该两注册商标核定使用商品相同类别的商品上进行使用。某南通公司此举易导致相关公众误认为其商品来源于某两合公司或与某两合公司存在关联,存在混淆可能性。

综上,应当认定某南通公司构成对第1041479号“MULTIVAC”注册商标和第14010193号、第9601383号、第8439223号“莫迪维克”注册商标专用权的侵害。

某南通公司认为其已获准注册第17740083号“”商标,但该商标核定使用的商品不包括包装机,故该注册商标不能成为某南通公司在包装机上使用该标识的正当理由。对某南通公司在泵商品上使用该商标的行为某两合公司在本案中未提起侵权指控;某南通公司使用其所获准注册的第17740030号“”注册商标的行为某两合公司亦未提起侵权指控,故本院对该两项行为均不予审查。

二、关于不正当竞争指控

某两合公司在诉讼过程中明确,在本案中指控某南通公司实施的不正当竞争行为包括两项:一是使用“莫迪派克”“MULTEPAK”作为企业字号的行为;二是使用“”组合标识的行为,构成对其“有一定影响的包装装潢”的模仿。

《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条规定:“经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:(一)擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识;(二)擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等);……”

本案中,某两合公司提交的证据已足以表明其外文字号“MULTIVAC”及对应中译“莫迪维克”早在某南通公司成立之前已经在中国大陆具有相当知名度。在此前提下,某南通公司在选择公司字号时不仅未加避让,反而选择与“MULTIVAC”“莫迪维克”分别构成近似的“MULTEPAK”“莫迪派克”分别作为其英文、中文字号注册并使用,在主观上难谓善意,客观上容易导致相关公众误认为其与某两合公司存在关联。其行为违反《中华人民共和国反不正当竞争法》前述规定,应予禁止。

关于某两合公司的第二项不正当竞争指控,因其并未明确对某南通公司使用“”组合标识的行为提出相应诉讼请求,且考虑到对该标识中所包含的“MULTEPAK”标识本院已作评价定性,故对某两合公司此项诉讼指控本院不再单独评价。

三、关于侵权责任

某南通公司因其商标侵权和不正当竞争行为,应当承担停止侵权、消除影响、赔偿损失的民事责任。

关于赔偿数额。《中华人民共和国商标法》第六十三条规定:“侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。……权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。”《中华人民共和国反不正当竞争法》第十七条规定:“经营者违反本法规定,给他人造成损害的,应当依法承担民事责任。……因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额,按照其因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以计算的,按照侵权人因侵权所获得的利益确定。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。经营者违反本法第六条、第九条规定,权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人三百万元以下的赔偿。”本案中,依据某两合公司的诉讼请求,本院对商标侵权与不正当竞争行为合并确定赔偿金额。在具体金额确定上,在案并无证据足以直接证明某两合公司因侵权所受损失或某南通公司因侵权所获利益,且某两合公司明确要求适用法定赔偿方式确定赔偿金额。故本院将结合某两合公司所主张权利基础的知名度、某南通公司的侵权情节等因素,依据《中华人民共和国商标法》第六十三条第三款规定确定赔偿金额。某两合公司主张要求适用惩罚性赔偿确定赔偿金额,但如前所述,在案证据不足以证明适用加倍赔偿的具体基数,且本院在确定赔偿金额时将对某南通公司的主观状态予以考虑,故对某两合公司此项主张不予支持。

从一审的上述陈述可以整理出如下内容:

本案争议焦点有三:一、某两合公司关于涉案商标侵权行为的指控是否成立;二、某两合公司关于涉案不正当竞争的指控是否成立;三、若侵权指控成立,某两合公司要求被告承担的侵权责任是否合理。

一、关于商标侵权指控

一般而言,构成商标侵权需要具备如下四个要件:对被控侵权标识进行商标使用、所使用被控侵权标识与注册商标构成近似、使用被控侵权标识所区分的商品或服务类别与注册商标核定使用的商品或服务构成类似、该使用行为容易导致混淆。

(一)关于某南通公司是否对被控侵权标识进行了商标性使用

各该使用行为属于商标法意义上的商标使用行为。某南通公司还直接将“MULTIVAC”字样使用在其网店所展示商品的链接标题中,亦具有来源区分意义,属于商标性使用。

(二)关于商品类别是否构成相同或类似

故被控侵权商品包装机、真空泵分别与涉案注册商标核定使用商品构成相同商品。

(三)关于标识是否构成相同或近似

因此,被控侵权标识与涉案相应注册商标标识构成近似。

(四)关于混淆可能性

某南通公司此举易导致相关公众误认为其商品来源于某两合公司或与某两合公司存在关联,存在混淆可能性。

综上,应当认定某南通公司构成对第1041479号“MULTIVAC”注册商标和第14010193号、第9601383号、第8439223号“莫迪维克”注册商标专用权的侵害。

二、关于不正当竞争指控

本案中,某两合公司提交的证据已足以表明其外文字号“MULTIVAC”及对应中译“莫迪维克”早在某南通公司成立之前已经在中国大陆具有相当知名度。在此前提下,某南通公司在选择公司字号时不仅未加避让,反而选择与“MULTIVAC”“莫迪维克”分别构成近似的“MULTEPAK”“莫迪派克”分别作为其英文、中文字号注册并使用,在主观上难谓善意,客观上容易导致相关公众误认为其与某两合公司存在关联。

三、关于侵权责任

某南通公司因其商标侵权和不正当竞争行为,应当承担停止侵权、消除影响、赔偿损失的民事责任。

关于赔偿数额。本案中,依据某两合公司的诉讼请求,本院对商标侵权与不正当竞争行为合并确定赔偿金额。在具体金额确定上,在案并无证据足以直接证明某两合公司因侵权所受损失或某南通公司因侵权所获利益,且某两合公司明确要求适用法定赔偿方式确定赔偿金额。故本院将结合某两合公司所主张权利基础的知名度、某南通公司的侵权情节等因素,依据《中华人民共和国商标法》第六十三条第三款规定确定赔偿金额。某两合公司主张要求适用惩罚性赔偿确定赔偿金额,但如前所述,在案证据不足以证明适用加倍赔偿的具体基数,且本院在确定赔偿金额时将对某南通公司的主观状态予以考虑,故对某两合公司此项主张不予支持。

从一审判决中,我们认为存在如下的问题:

一、对某南通公司在泵商品上使用该商标的行为某两合公司在本案中未提起侵权指控;某南通公司使用其所获准注册的第17740030号“”注册商标的行为某两合公司亦未提起侵权指控,故本院对该两项行为均不予审查。

律师注:按一审判决书的观点,本案原告并没有对这二项侵权指出具体的诉讼请求,故一审对该两项行为均不予审查。如果 是这样的话,在理论上,可以考虑另行起诉解决。

二、某两合公司主张要求适用惩罚性赔偿确定赔偿金额,但如前所述,在案证据不足以证明适用加倍赔偿的具体基数,且本院在确定赔偿金额时将对某南通公司的主观状态予以考虑,故对某两合公司此项主张不予支持。

律师注:根据一审法院的认定:

1、依据某两合公司的诉讼请求,本院对商标侵权与不正当竞争行为合并确定赔偿金额。

2、在具体金额确定上,在案并无证据足以直接证明某两合公司因侵权所受损失或某南通公司因侵权所获利益。

3、某两合公司明确要求适用法定赔偿方式确定赔偿金额。

4、本院将结合某两合公司所主张权利基础的知名度、某南通公司的侵权情节等因素,依据《中华人民共和国商标法》第六十三条第三款规定确定赔偿金额。

5、判令某南通公司赔偿经济损失人民币100万元及维权合理费用47万余元。

6、但如前所述,在案证据不足以证明适用加倍赔偿的具体基数,且本院在确定赔偿金额时将对某南通公司的主观状态予以考虑,故对某两合公司此项主张不予支持。

本律师观点,一审能否在认定的赔偿经济损失100万元的基础上,作为加倍赔偿的具体基数,而酌情认定适用惩罚性赔偿的倍数,而适用惩罚性赔偿?

对于某两合公司因侵权所受损失或某南通公司因侵权所获利益,原告的律师是否做足了功课,采取保全措施、或者调取发票等证据来调查被告的销售情况,或者销售利润等情况,以证明损失或者获益的情况?或者原告方是否有做过自己一方因被告的侵权而致其在国内的价格侵蚀方面的数据。

原告是否有意识到被告以侵权为业的情况,而提交相关的证据,以利法院质证、采信?

还有,原告的律师是否提出合理、合情、合法的惩罚性赔偿的倍数?

从一审判决的情况,及二审的情况来看,原告方在本案诉讼前或者诉讼中,还有很多功课可以做的,以使得本案的结果更完美、更漂亮。

来源:

裁判文书网-案号为(2018)浙01民初2953号

 


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